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基于巴斯夫吡唑醚菌酯專利無效案看馬庫什權(quán)利要求撰寫
——評(píng)(2021)最高法知行終第519號(hào)二審判決
——評(píng)(2021)最高法知行終第519號(hào)二審判決
摘要：為了對(duì)馬庫什權(quán)利要求的撰寫提出可行性建議，對(duì)吡唑醚菌酯復(fù)配組合物專利ZL98805666.6號(hào)發(fā)明專利權(quán)無效案的審理進(jìn)行了重點(diǎn)梳理。除了創(chuàng)造性，該專利無效案的爭議焦點(diǎn)還在于無效階段馬庫什權(quán)利要求的修改方式。建議根據(jù)無效程序?qū)τ隈R庫什權(quán)利要求的修改要求，在申請階段提高申請文本的撰寫質(zhì)量。
引言：《專利審查指南(2023)》第二部分第十章第8.1節(jié)對(duì)馬庫什權(quán)利要求作出如下定義：如果一項(xiàng)申請?jiān)谝粋�(gè)權(quán)利要求中限定多個(gè)并列的可選擇要素，則構(gòu)成“馬庫什”權(quán)利要求。馬庫什權(quán)利要求常用于化學(xué)和醫(yī)藥領(lǐng)域，允許在一個(gè)權(quán)利要求中概括一系列可能的化合物，而不必為每一個(gè)可能的化合物單獨(dú)撰寫一個(gè)權(quán)利要求。
1、案情
1.1巴斯夫吡唑醚菌酯專利ZL98805666.6 巴斯夫吡唑醚菌酯專利ZL98805666.6涉及一種殺真菌混劑，權(quán)利要求1請求保護(hù)包括a.1)和b)2種成分的復(fù)配組合物，其中a.1)為馬庫什通式，包含多個(gè)具體化合物，b)包含4種具體成分，授權(quán)權(quán)利要求1如下：
1.一種殺真菌混劑，包括重量比為10:1~0.01:1的a.1)結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯，
其中X是CH和N，n是0、1或2以及R是鹵素、C1-C4-烷基和C1-C4-鹵素烷基，如果n＝2，R可以是不同基團(tuán)，或它們的鹽或加合物，和b)選自
說明書僅記載了一種具體的化合物Id32(即吡唑醚菌酯)與2種具體的苯丙咪唑(IIa、IIf)的協(xié)同增效實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，并且其重量比均為1:1。
1.2無效宣告請求審查決定(第35212號(hào))
無效決定的要點(diǎn)為：在判斷一項(xiàng)權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性時(shí)，如果該權(quán)利要求與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的引導(dǎo)而容易加入的，且其引入并未產(chǎn)生任何預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。
1.3北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2018)京73行初9342號(hào)
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2018)京73行初9342號(hào)一審行政判決駁回了原告巴斯夫歐洲公司的訴訟請求，維持了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出的第35212號(hào)無效宣告請求審查決定。
1.4最高人民法院(2021)最高法知行終第519號(hào)
最高人民法院(2021)最高法知行終519號(hào)二審行政判決同樣維持了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出的第35212號(hào)無效宣告請求審查決定，認(rèn)定吡唑醚菌酯復(fù)配組合物專利ZL98805666.6號(hào)發(fā)明專利權(quán)全部無效。根據(jù)第35212號(hào)專利無效決定，法院裁定駁回了巴斯夫公司基于該案的專利侵權(quán)訴訟請求。進(jìn)一步，基于最高人民法院(2021)最高法知行終519號(hào)判決，巴斯夫公司沒有機(jī)會(huì)再次提起專利侵權(quán)訴訟，至此，無效請求人徹底擺脫了專利侵權(quán)訴訟指控。本案入選北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2024年10月17日發(fā)布的《專利授權(quán)確權(quán)審判案析(2014—2024)》，并被引用2次，分別作為“技術(shù)問題與權(quán)利要求的保護(hù)范圍”以及“無效程序里權(quán)利要求的修改方式”的示例性案例。其中，技術(shù)問題與權(quán)利要求的保護(hù)范圍涉及創(chuàng)造性的認(rèn)定。本文重點(diǎn)闡釋無效階段馬庫什權(quán)利要求的修改方式，對(duì)該專利無效爭議過程中對(duì)于馬庫什權(quán)利要求修改的審理進(jìn)行重點(diǎn)梳理，以供參考。
2、無效階段權(quán)利人對(duì)馬庫什權(quán)利要求1的修改
為克服支持性及創(chuàng)造性缺陷，專利權(quán)人在無效答辯的意見陳述書中提交了一份修改文本(下稱修改文本1)。由于合議組口頭審理時(shí)當(dāng)庭表示不能接受該修改文本，專利權(quán)人當(dāng)庭提交了修改文本2、3、4。授權(quán)文本及專利權(quán)人提交的4份修改文本如表1所示：
3、針對(duì)無效階段馬庫什權(quán)利要求修改的不同觀點(diǎn)
3.1國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局觀點(diǎn)
對(duì)于上述4份修改文本，無效決定認(rèn)為：
(1)權(quán)利要求1對(duì)結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯的限定是馬庫什權(quán)利要求的限定方式，而馬庫什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案，即馬庫什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，因此，馬庫什要素的刪除不能視為并列技術(shù)方案的刪除，修改文本1的修改方式不能被接受；
(2)修改文本2的修改方式也屬于馬庫什要素的刪除，同樣不能視為并列技術(shù)方案的刪除，也不能被接受；
(3)修改文本3將權(quán)利要求1中的通式化合物修改為實(shí)施例中Id32(吡唑醚菌酯)的結(jié)構(gòu)，雖然專利復(fù)審委員會(huì)有過在無效階段允許將權(quán)利要求改為實(shí)施例化合物的先例，然而個(gè)別案件對(duì)于《專利審查指南》一般規(guī)定的突破不代表整體規(guī)則的改變，因此不能被接受；
(4)修改文本4僅刪除權(quán)利要求1中的II.b和II.c，可以被接受。 因此修改文本4作為本案無效審查的目標(biāo)文本，合議組認(rèn)定其不具有創(chuàng)造性，宣告了涉案專利全部無效。
3.2北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院觀點(diǎn)
專利權(quán)人對(duì)上述無效決定不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，認(rèn)為在無效階段提交的修改文本2、3應(yīng)當(dāng)被接受。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出(2018)京73行初9342號(hào)一審行政判決，駁回巴斯夫歐洲公司的訴訟請求，支持國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的無效決定。
關(guān)于修改文本2：一審判決認(rèn)為，原告主張成立的前提是馬庫什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案的集合，但馬庫什權(quán)利要求原則上應(yīng)被視為一個(gè)技術(shù)方案而非并列技術(shù)方案的集合，因此原告所主張的刪除“X是N”屬于技術(shù)方案的刪除的主張并不能成立。
關(guān)于修改文本3：爭議的實(shí)質(zhì)在于是否可以將通式化合物修改為僅在說明書中記載而未被明確記載在權(quán)利要求書中的具體化合物。一審判決認(rèn)為，即便無效階段的修改不應(yīng)絕對(duì)限于《專利審查指南》中規(guī)定的4種形式(權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正)，也并不當(dāng)然意味著修改文本3應(yīng)被接受。該修改是否可被接受需從修改制度的利益基礎(chǔ)角度分析。綜合考慮，修改文本3不被接受符合社會(huì)公眾的合理預(yù)期，較好地平衡了專利權(quán)人利益與社會(huì)公眾利益。
基于上述理由，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)專利權(quán)人的相關(guān)上訴理由不予支持。
3.3最高人民法院觀點(diǎn)
針對(duì)一審判決，專利權(quán)人不服，向最高人民法院提起上訴，堅(jiān)持認(rèn)為修改文本2、3應(yīng)當(dāng)被接受。最高人民法院作出(2021)最高法知行終第519號(hào)二審行政判決，認(rèn)為一審判決對(duì)于修改文本2、3的認(rèn)定并無不當(dāng)，駁回巴斯夫歐洲公司的訴訟請求，支持國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的無效決定。
關(guān)于修改文本2：二審判決指出，其至少并非以巴斯夫公司所稱的“二選一”的方式進(jìn)行修改，巴斯夫公司關(guān)于本專利權(quán)利要求1的通式只有有限變量選擇的主張也缺乏依據(jù)。
關(guān)于修改文本3：是對(duì)權(quán)利要求中通式的若干變量進(jìn)行了選擇。在巴斯夫公司錯(cuò)誤解釋修改文本的基礎(chǔ)上，其關(guān)于修改方式應(yīng)該得到允許等理由也相應(yīng)地不能成立。
另外，二審判決還認(rèn)為，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在實(shí)審階段作出的分案通知書并無法律約束力，不能作為無效宣告程序中修改文本能否接受的依據(jù)；被訴決定針對(duì)本案具體修改方式，未接受修改文本2、3，與41號(hào)判決(最高人民法院(2016)最高法行再41號(hào)判決書)確定的規(guī)則并無沖突之處。
基于上述理由，最高人民法院對(duì)專利權(quán)人的相關(guān)上訴理由不予支持。
4、案例啟示
馬庫什權(quán)利要求是根據(jù)一定構(gòu)效關(guān)系進(jìn)行概括而形成的整體技術(shù)方案，是在一項(xiàng)權(quán)利要求中限定多個(gè)并列的可選擇要素的權(quán)利要求，具有高度概括的特點(diǎn)，一旦獲得授權(quán)，專利權(quán)人權(quán)益即得到最大化的實(shí)現(xiàn)。如果在無效過程中允許進(jìn)行馬庫什要素刪除式修改，會(huì)使公眾無法預(yù)料到哪些內(nèi)容將被刪除，哪些會(huì)被保留，喪失對(duì)授權(quán)文本的信賴，降低專利制度的公信力。
鑒于無效程序?qū)τ凇榜R庫什”權(quán)利要求的修改要求，在申請階段撰寫高質(zhì)量的申請文本變得更為重要，為此，筆者提供如下建議：
(1)通過對(duì)具體化合物取代基進(jìn)行總結(jié)和擴(kuò)展，準(zhǔn)確描述馬庫什通式的母核結(jié)構(gòu)和可變?nèi)〈?br />
(2)準(zhǔn)確并合理劃定可變?nèi)〈姆秶云谌娓采w希望保護(hù)的具體化合物，同時(shí)又不會(huì)因?yàn)楸Ｗo(hù)范圍過寬而面臨駁回或被無效；
(3)全面檢索現(xiàn)有技術(shù)，避免馬庫什通式中包含現(xiàn)有技術(shù)中已公開的化合物；
(4)說明書記載足夠的實(shí)施例以支持馬庫什權(quán)利要求的保護(hù)范圍；
(5)滿足說明書充分公開的要求，詳細(xì)記載具體化合物結(jié)構(gòu)、合成方法、表征結(jié)果和活性數(shù)據(jù)等；
(6)合理布局從屬權(quán)利要求，通過對(duì)取代基變量的層層篩選保護(hù)更小范圍的通式化合物和重要的具體化合物；
(7)如果有國外布局計(jì)劃，需要關(guān)注優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月的期限，通過巴黎公約直接布局國外或提交PCT國際申請。 因不同國家和地區(qū)對(duì)馬庫什權(quán)利要求的接受程度不同，專利布局國外前應(yīng)提前了解目標(biāo)國家或地區(qū)的專利法和審查標(biāo)準(zhǔn)。
作者：司麗春1，王巖1，曹巧利2(1.北京悅和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司，北京100050；2.陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司，西安710018)